米国特許商標庁（USPTO）が、特許異議申し立て者の戦略を再考させるような判断を下した。月曜日に発表されたこの係属中再審査（Decision on Remand）の決定は、単なる官僚的な説明にとどまらず、35 U.S.C. § 315(e)(1) に基づくestoppelがいつ真に適用されるかについて、鋭い方向転換を示している。具体的には、「庁に対して」手続きを「請求する」ことの意味が再定義され、タイミングと戦略への影響は計り知れない。
我々がここで話しているのは、当事者がinter partes review（IPR）を開始し、それと同時に、あるいはほぼ同時に、同じ特許に対するex parte reexaminationを申請するという、ますます一般的になっている駆け引きだ。HID事件における問題の核心は、IPRがまだ係属中であるものの、最終的な書面決定が下される前に再審査請求を提出した場合、それが申し立て者をestoppelから保護するかどうかという点だった。その答えは、今や、最終決定が再審査の正式な命令よりも前に下された場合、断固として「ノー」である。
「請求」とは、もはや何を意味するのか？
USPTOの再解釈の中心は、セクション315(e)(1) に登場する「請求（request）」という言葉にある。ご存知の通り、このセクションは、申し立て者（またはそれに連携する者）が、 prior IPRの最終書面決定によって既にカバーされている請求項について、庁に対して手続きを追求したり、維持したりすることを禁止している。ただし、その根拠がそのIPRで提起され得た場合に限る。
庁は今、砂浜に明確な一線を引いた。タイムラインを2つの明確なフェーズに分割している。
- 命令前ウィンドウ: この期間は、ex parte reexamination請求が提出された瞬間から始まり、長官がセクション304に基づき再審査命令を発行する直前まで続く。このフェーズでは、庁は請求を検討しているだけであり、正式な手続きは開始されていない。
- 命令後ウィンドウ: これはセクション304命令が発行された後の期間である。ここでは、真の手続きが進行中である。
この区別は極めて重要である。セクション304命令より前には、「維持」すべき「手続き」すら存在しない。これは、後からIPRが発行されたとしても、既に命令された再審査を継続できるという庁の以前の姿勢と一致する。しかし、命令前のフェーズ自体が「維持」されうる「手続き」を構成するという考え方に直接異議を唱えている。
「申し立て者は、IPR係属中に再審査請求を提出し…最終書面決定が発行される前に命令を確保するという、もはや頼ることができない。」
「請求」の拡張された定義は、提出から長官の決定のための法定ウィンドウ（セクション303に基づき3ヶ月に制限されている）まで、再審査を求める行為全体を捉えるようになった。これは、IPRからの最終書面決定がこの「請求」期間中に下された場合、セクション315(e)(1) のestoppelが確かに適用されうることを意味する。まさにこれがHIDを躓かせた原因だ。彼らのIPR最終書面決定は2024年8月13日に下された。4日前にex parte reexaminationを申請していたが、長官がその再審査を承認する命令は2024年11月4日まで来なかった。IPR決定が再審査命令を上回り、そして—ブーム—estoppelが適用され、HIDが再審査を「請求する」ことを禁止した。
「IPR→再審査」戦術への戦略的圧力
この判断は、「IPR→再審査」戦術として知られるもののタイミングを効果的に厳格化している。企業は、IPRの最中に都合の良い時に再審査請求を提出するだけでは済まされない——例えば、特許庁パネルが口頭弁論中に有利な結果を示唆するようなトーンを示した後など——そして、最終書面決定前に命令を得られることを期待するだけではダメだ。もしその最終決定が、再審査請求がまだ初期の命令前フェーズにある間に下された場合、その請求は却下されるとみなされる可能性がある。
複雑で多方面にわたる特許異議申し立てを管理する法務チームにとって、これは最初のIPR申請書に最も強力な先行技術を前もって詰め込むことの重要性を高める。また、長官の審査、控訴、およびPTABの決定タイムラインを延長する可能性のある差し戻しといったリスクを、より現実的に評価することを強いる。
特許分野の次なる展開は？
HIDの決定は、同様のタイミングとestoppelの問題を扱う他のex parte reexamination決定のバックログを解き放ったようだ。HIDは連邦裁判所で行政手続法訴訟を起こしてUSPTOの決定に異議を唱えるかもしれないが、庁自身もこの可能性を十分に認識していた可能性が高い。
これがシリアルな異議申し立ての扉を完全に閉ざすわけではない。我々は今、IPRプロセスのかなり早い段階でex parte reexamination請求が提出されるのを見るかもしれない——例えば、口頭弁論の時期、これはしばしばPTABの最終書面決定の法定期限の約5ヶ月前に行われる——。これにより、戦略的な再審査提出のための、わずかに、しかし依然として狭いウィンドウが提供される。
最終的な影響は？特許無効化努力に対する、より戦術的で、おそらくより保守的なアプローチだ。異議申し立て者は、タイミングに極めて正確である必要があり、議論を upfront で使い果たす必要がある。
この決定は公平か？
純粋な手続き的な観点から見れば、HIDにおけるUSPTOの論理は内部的に一貫している。「請求」を提出から命令までの全プロセスを含むように再定義することで、estoppelのより明確で、しかしより厳しい境界線を作り出した。その意図は、IPRが終わりに近づいているが、まだ確定していない場合に、当事者が再審査を戦略的な遅延または「やり直し」メカニズムとして使用するのを防ぐことだ。これは、USPTOの永続的な目標となってきたIPRプロセスの最終性を促進する。しかし、正当に新たな先行技術を発見した、あるいは異なる行政経路を通じて主張を強化したい当事者にとっては、この決定は制限的だと感じられる可能性があり、より積極的な upfront 提出戦略を強いることになるだろう。
これは特許訴訟費用にどう影響するか？
直接的な影響は、 upfront の法的支出の増加だろう。厳格化されたタイミングウィンドウによるリスクを軽減するために、当事者は、IPRの徹底的な先行技術検索とより強力な初期申請書作成に、より多くのリソースを投資する必要がある。これは、初期のIPR提出に関連するコストの増加につながるかもしれない。逆に、問題が早期に対処され、潜在的に解決されるように強制することで、長期にわたって資金を枯渇させる長引くマルチトラック異議申し立てを防ぎ、訴訟全体のコストを削減する可能性がある。全体的なコストへの長期的な影響は、当事者がこの新しい状況に戦略をどれだけ効果的に適応させるかに依存するだろう。
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よくある質問
USPTOのHID決定は、特許異議申し立て者にとって何を意味するか？ IPRが係属中にex parte reexamination請求を提出することのリスクが高まったことを意味する。もしIPRの最終書面決定が、再審査がUSPTO長官によって正式に命令される前に発行された場合、estoppelが発動し、再審査が禁止される可能性がある。
IPR決定後に再審査を申請できるか？ 再審査を申請することは可能だが、もしIPRの最終書面決定が、あなたの再審査請求が長官によって命令される前に発行された場合、IPRで提起された、または提起され得た根拠に基づいて、その再審査を追求することがestoppelにより禁止される可能性がある。
USPTOはシリアルな特許異議申し立ての扉を閉じたのか？ いや、完全にではない。IPR中の再審査請求提出ウィンドウは大幅に狭められたが、IPRプロセスのより早い段階、例えば口頭弁論の時期に提出することで、最終決定前に命令を確保する可能性は依然としてある。
