미국 특허청(USPTO)이 특허 도전자들이 플레이북을 다시 쓸 만큼 강력한 판결을 내놓았다. 지난 4월 27일(월), 2026년 발표된 이 재심 결정(Decision on Remand)은 단순한 절차적 명확화가 아니다. 이는 35 U.S.C. § 315(e)(1)에 따른 estoppel이 언제 진정으로 발생하는지에 대한 날카로운 전환점을 제시한다. 구체적으로, 이는 “사무소(the Office)에서” 재심 절차를 “요청(request)”한다는 것의 의미를 재정의하며, 타이밍과 전략적 시사점이 상당하다.
우리가 이야기하는 것은 점점 더 흔해지는 패턴인데, 한 당사자가 Inter Partes Review(IPR)를 개시하고 동시에 또는 거의 동시에 동일 특허에 대한 Ex Parte Reexamination(재심)을 신청하는 경우다. HID 사건의 핵심 쟁점은 IPR이 진행 중이지만 최종 서면 결정에 도달하기 전에 재심 요청을 제출했을 때, 해당 청원자가 estoppel로부터 보호받을 수 있는지 여부였다. 이제 그 답은 명확하다: 만약 최종 결정이 재심이 공식적으로 명령되기 전에 내려진다면, 보호받지 못한다.
“요청”의 의미, 이제는 달라졌다?
USPTO의 재해석 핵심은 Section 315(e)(1)에 나오는 “요청(request)”이라는 단어에 있다. 여러분도 알다시피, 이 조항은 청원자(또는 그와 연계된 자)가 이전에 IPR에서 제기될 수 있었던 근거에 대해 IPR의 최종 서면 결정이 내려진 청구항에 대해 사무소에서 진행 중인 절차를 진행하거나 유지하는 것을 금지한다.
USPTO는 이제 명확한 선을 그었다. 타임라인을 두 개의 명확한 단계로 나눈 것이다.
- 명령 이전(pre-order) 창: 이 기간은 Ex Parte Reexamination(재심) 요청이 제출되는 순간부터 국장이 Section 304에 따라 재심 명령을 내리기 직전까지 시작된다. 이 단계에서는 사무소가 단순히 요청을 “검토”하는 중이며, 공식적인 절차는 시작되지 않았다.
- 명령 이후(post-order) 창: 이것은 Section 304 명령이 발행된 이후의 기간이다. 여기서 진정한 절차가 진행된다.
이 구분은 매우 중요하다. Section 304 명령 이전에는 “유지”할 “절차” 자체가 존재하지 않는다. 이는 이미 “명령된” 재심 절차가 나중에 IPR이 개시되더라도 계속될 수 있다는 사무소의 이전 입장에 부합한다. 하지만 이는 명령 이전 단계 자체가 “유지”될 수 있는 “절차”를 구성한다는 개념에 직접적으로 도전한다.
“청원자들은 더 이상 IPR이 진행되는 동안 재심 요청을 제출하고…최종 서면 결정이 나오기 전에 명령을 확보하는 것에 의존할 수 없다.”
“요청”의 확장된 정의는 이제 제출부터 국장의 결정에 대한 법정 기한(Section 303에 따라 3개월로 제한됨)까지 재심을 구하는 전체 행위를 포함한다. 이는 IPR의 최종 서면 결정이 이 “요청” 기간 동안 내려진다면 Section 315(e)(1) estoppel이 실제로 적용될 수 있음을 의미한다. 이것이 바로 HID가 걸려 넘어지고 말았다. 그들의 IPR 최종 서면 결정은 2024년 8월 13일에 내려졌다. 4일 전, 그들은 Ex Parte Reexamination(재심)을 신청했지만, 국장이 재심을 승인하는 명령은 2024년 11월 4일에야 나왔다. IPR 결정이 재심 명령보다 먼저 나왔고, 결국 estoppel이 적용되어 HID가 재심을 “요청”하는 것을 막았다.
‘IPR-후-재심’에 대한 전략적 압박
이 판결은 소위 “IPR-후-재심” 전술의 타이밍을 효과적으로 압박한다. 기업들은 특허청 패널이 구술 변론 중에 유리한 결과를 암시하는 듯한 태도를 보인 후에 재심 요청을 제출하고, 최종 서면 결정 전에 명령을 받기를 기대할 수 없게 되었다. 만약 재심 요청이 아직 명령 전 초기 단계에 있을 때 최종 결정이 내려지면, 해당 요청은 금지될 수 있다.
복잡하고 다면적인 특허 도전을 관리하는 법무팀에게 이는 초기 IPR 청원에 가장 강력한 선행 기술(prior art)을 앞서 집중적으로 투입하는 것의 중요성을 높인다. 또한, PTAB의 결정 타임라인을 연장시킬 수 있는 국장 검토, 항소, 그리고 잠재적인 재심 요청의 위험에 대해 보다 현실적인 평가를 하도록 강요한다.
특허 분야의 다음 행보는?
HID 결정은 유사한 타이밍 및 estoppel 문제를 다루는 다른 Ex Parte Reexamination(재심) 결정들의 적체를 풀어헤친 것으로 보인다. HID는 USPTO 결정에 도전하기 위해 연방법원에서 행정 절차법(Administrative Procedure Act) 소송을 제기할 수도 있지만, USPTO 자체도 이러한 잠재적 가능성을 충분히 인지하고 있었을 가능성이 높다.
이것이 직렬 도전에 문을 완전히 닫아버린 것은 아니다. 이제 IPR 절차 초기에 Ex Parte Reexamination(재심) 요청이 제출되는 것을 볼 수 있을 것이다. 예를 들어, 구술 변론 요청 시점, 즉 PTAB의 최종 서면 결정에 대한 법정 마감 시한 약 5개월 전에 이루어지는 시점쯤이다. 이는 전략적 재심 제출을 위한 약간 더 넓지만 여전히 좁은 창을 제공한다.
궁극적인 영향은? 특허 무효화 노력에 대한 보다 전술적이고, 아마도 더 보수적인 접근 방식이다. 도전자는 타이밍에 있어 극도로 정확해야 하며, 주장을 처음부터 철저히 소진해야 할 것이다.
이 판결, 공정한가?
순수한 절차적 관점에서 볼 때, HID에서 USPTO의 논리는 내부적으로 일관성이 있다. “요청”을 제출부터 명령까지의 전체 기간을 포함하도록 재정의함으로써, estoppel에 대한 더 명확하지만 더 엄격한 경계를 설정했다. 의도는 당사자들이 IPR이 끝나갈 무렵이지만 아직 최종화되지 않았을 때, 재심을 전략적 지연이나 “재시도” 메커니즘으로 사용하는 것을 방지하는 것이다. 이는 USPTO의 지속적인 목표였던 IPR 절차의 최종성을 증진시킨다. 그러나 합법적으로 새로운 선행 기술을 발견했거나 다른 행정 경로를 통해 주장을 강화하려는 당사자들에게는 이 판결이 제약적으로 느껴질 수 있으며, 보다 공격적인 사전 제출 전략을 강요하게 될 것이다.
이것이 특허 소송 비용에 어떤 영향을 미칠까?
즉각적인 영향은 선행 법률 비용의 증가가 될 것이다. 좁아진 타이밍 창에 따른 위험을 완화하기 위해, 당사자들은 IPR을 위한 철저한 선행 기술 검색과 더 강력한 초기 청원서 작성에 더 많은 자원을 투자해야 할 것이다. 이는 초기 IPR 제출 준비와 관련된 비용 상승으로 이어질 수 있다. 반대로, 문제가 조기에 해결되고 잠재적으로 해결되도록 강제함으로써, 장기간에 걸쳐 비용을 갉아먹는 지리한 다단계 도전을 방지하여 전체 소송 비용을 절감할 가능성이 있다. 전체 비용에 대한 장기적인 영향은 당사자들이 이 새로운 환경에 전략을 얼마나 효과적으로 적응시키는지에 따라 달라질 것이다.
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자주 묻는 질문
USPTO의 HID 결정은 특허 도전자들에게 무엇을 의미하는가? IPR이 진행 중일 때 Ex Parte Reexamination(재심) 요청을 제출하는 것이 이제 더 위험해졌다는 것을 의미한다. IPR의 최종 서면 결정이 재심이 USPTO 국장에 의해 공식적으로 명령되기 전에 내려지면 estoppel이 촉발될 수 있으며, 재심이 금지된다.
IPR 결정 후에도 재심을 신청할 수 있는가? 재심을 신청할 수는 있지만, IPR의 최종 서면 결정이 당신의 재심 요청이 국장의 명령을 받기 전에 내려진다면, IPR에서 제기되었거나 제기될 수 있었던 근거에 기반한 재심 진행이 estoppel될 수 있다.
USPTO가 직렬 특허 도전에 대한 문을 닫았는가? 아니, 완전히 닫은 것은 아니다. IPR 중 재심 요청 제출 창이 상당히 좁아졌지만, IPR 절차 초기에, 잠재적으로 구술 변론 시점쯤에 제출이 이루어질 수 있으며, 이는 최종 결정 전에 명령을 확보하기 위함이다.
